對審查意見通知書中有關創造性的問題進行答復的實證分析

2023年12月28日發(作者：賽會)

對審查意見通知書中有關創造性的問題進行答復的實證分析

專利代理人在審查員發出的第一次審查意見通知書中涉及發明不具備創造性的問題時，代理人應如何進行答復才對申請的前景更為有利？為了回答這個問題，我們首先對創造性的評判標準進行分析，然后再通過在審查工作中遇到的幾個案例談談自己在這方面的體會。

一、創造性評判

專利代理人在審查員發出的第一次審查意見通知書中涉及發明不具備創造性的問題時，代理人應如何進行答復才對申請的前景更為有利？為了回答這個問題，我們首先對創造性的評判標準進行分析，然后再通過在審查工作中遇到的幾個案例談談自己在這方面的體會。

一、創造性評判的關鍵點

從理論上講，創造性的判斷應當是一個客觀的結果，而事實上，對于涉及創造性的問題，由于其需要判斷的是若干現有技術的結合使發明或者實用新型的技術方案對于所屬領域的技術人員來說是否是顯而易見的，因此它比新穎性判斷更困難、也更容易受到主觀因素的影響。

現有技術取決于檢索水平，通過檢索可能得到影響本發明新穎性、創造性的對比文件，隨后是將檢索到的對比文件公開的技術方案與本發明的技術方案進行對比，由于檢索到的對比文件是客觀存在的，因此比較本發明的技術方案與現有技術之間的差異也是一個比較客觀的過程，受主觀因素影響較小。判斷的難點則在于顯而易見，即在于，本領域技術人員是否具有充足的、令人信服的理由將這些對比文件的內容結合在一起[1]，即能否在上述已得到的客觀事實的基礎上，對該發明技術方案的顯而易見性作出判斷，這種判斷的依據有時會有些抽象，而盡管審查員已做到了盡自己所能地將主觀因素降至最小、以便客觀公正地評價申請人對社會做出的貢獻。但由于審查員只是努力站在一名理想化的“本領域普通技術人員”角度來進行審查的、其本身并非一真正的理想化的“本領域普通技術人員”，終究不可能完全脫離現實生活、而是會受到真實存在的每位審查員自身知識背景的影響，因而使得這種判斷不可避免地會摻雜有一些主觀的因素。對于這些主觀因素的影響便需要申請人與審查員通過審查過程中的不斷溝通來消弭、從而達到專利法所要求的理想化狀態——完全客觀地對申請人的發明的創造性進行評價。

實踐中我們發現，影響審查員對發明技術方案的顯而易見性判斷的因素除了包括審查員對發明申請的理解程度、申請文件的撰寫質量等外，申請人與審查員之間切實有效的溝通也是非常重要的。而這除了需要審查員將所檢索到現有技術與所審查的申請之間是否存在創造性進行具體分析之外，尤為關鍵的一點是需要申請人就審查員所提出的意見進行有針對性的答辯。這是因為申請人親身參與了該申請的研發，對發明的技術方案本身和現有技術必然有更深刻的了解，當然也更能夠找到與本發明和審查員所引用的對比文件之間的差別，從而通過對這種差異所實際解決的技術問題和所帶來的技術效果的分析和闡述來充分說明該技術方案相對于審查員所引用的對比文件的非顯而易見性。這樣，通過申請人對審查員的“審查意見通知書”的意見陳述，便使得審查員可更透徹地理解發明、使得審查員對創造性的判斷更接近于客觀真實。

二、案例分析

【案例1】該案例涉及一種X射線CT裝置，由于X射線CT裝置中X射線管溫度的升高導致X射線的入射位置發生變化，使得X射線檢測單元的靈敏度發生變化，圖像會產生贗象，因

此在X射線檢測元件中設置兩個預定X線檢測元件，用于得到輸出信息以提供X射線入射位置信息（參見圖1）。兩個預定X線檢測元件被分為兩組，并沿體軸將X射線入射平面分為兩部分，第一X射線屏蔽罩設置在第一組的第一部分，第二屏蔽罩設置在第二組的第二部分，即將檢測元件按十字劃分為四個矩形區域，在其中兩個對角的矩形區域上提供屏蔽罩（如圖1中3d所示），檢測兩個上部區域和兩個下部區域檢測信號的差值，根據該差值判斷X射線管的焦點偏移情況。

圖1

審查員檢索到一篇對比文件，該對比文件也涉及一種X射線CT裝置（參見圖2），其包括用于獲取焦點偏移信息的檢測元件陣列，其檢測元件也分為兩組，一組檢測器上設置有三角形的屏蔽罩，它接受的X線量隨焦點在Z方向的高度的變化而變化。另一組未設置屏蔽罩，它接受的X線量不隨焦點在Z方向的高度的變化而變化。當X線源焦點向上偏移、照射到三角形偏向頂點的區域時，被屏蔽罩覆蓋的區域減小，檢測元件的X線接收量增大。反之，當X線源焦點向下偏移，照射到三角形偏向底邊的區域時，被屏蔽區域增大，檢測元件的X線接收量減小，從而通過覆蓋屏蔽層的檢測元件接收到的信息與未覆蓋屏蔽層的參考檢測元件接收到的信息的差異反映X線入射位置信息。

圖2

對比文件與本申請涉及相同技術領域，解決的技術問題相同，并且都采用了兩組屏蔽罩，區別在于屏蔽罩的形狀不同。審查員在第一次審查意見通知書中指出，權利要求1與對比文件之間的區別僅在于權利要求1用兩塊對置的長方形屏蔽罩替換了對比文件中的三角形屏蔽罩，這種替換屬于本領域常用技術手段。

申請人針對第一次審查意見通知書進行了如下意見陳述：在本發明中，使用了兩種屏蔽罩來覆蓋沿體軸被分為兩相鄰組X射線檢測元件的X射線入射平面的前面和后面部分，雖然在說明書中未描述過，但該特征相對于現有技術的X射線檢測元件有非常明顯的優勢。雖然，申請人也承認，如果只是形狀上的差別，本發明的矩形屏蔽罩的確沒有創造性，但是本發明的突破之處在于申請文件中包含了對這種結構進行改進的技術特征：

（1）本發明的X射線屏蔽罩結構簡單，不需要像對比文件1中那樣被制成三角形，并且檢測結果通過上下兩部分的差值直接得出，不需要進行復雜的積分運算。

（2）本發明提供了方便定位X射線屏蔽罩的優點，對X射線屏蔽罩的定位要求精度較低，而對比文件采用了三角形屏蔽罩，為了得到檢測結果，需要高精確地設置三角形X射線屏蔽罩的位置。

（3）在本發明中，可通過增加被X射線屏蔽罩屏蔽的X射線檢測元件的數量精確地獲得X射線的入射位置，因此可以通過簡單的增加所使用的X射線檢測元件的數目來提高檢測精度，而對比文件中檢測器在數量上的增加會使三角形屏蔽罩的頂角增大，這無法提高檢測精度。

申請人從技術方案、技術效果方面詳細說明了本發明所記載的內容和對比文件1之間的差別，說理清楚、使審查員清楚地看到本申請與對比文件之間的差別，從而意識到本發明與對比文件的技術方案從表面上看雖然只是形狀上的差別，但實質上兩種檢測方法所基于的數學方法不同，本發明結構簡單，通過求上下兩組檢測元件信息的差值能夠直接得到檢測結果，而對比文件則需要進行復雜的積分運算。并且，本發明具有定位方便、易于提高檢測精度的特點，因此不能簡單地認為這屬于簡單替換，這種替換中蘊含著對技術方案的改進，帶來了更好的技術效果，這種改進對本領域技術人員而言并不是顯而易見的。

【案例2】一種生物反饋平衡檢測儀，用于獲得人體姿勢控制機能的動態參數，進行人體平衡檢測和訓練，其獨立權利要求的技術方案包括：壓力傳感器、動態平臺和計算機分析處理系統，所述動態平臺包括固定底座和平臺上板，所述壓力傳感器位于所述固定底座與所述平

臺上板之間，所述平臺上連接有電力驅動機構。其中從屬權利要求2的附加技術特征為：所述平臺上板上設置有柔性腳墊。

審查員檢索到一篇對比文件，該對比文件公開了一種生物反饋平衡檢測儀，它公開了獨立權利要求1的技術方案，對于從屬權利要求2，對比文件1的平臺上板下面還設置有柔性管，審查員指出，雖然本申請的柔性腳墊設置在平臺上板上，對比文件1中的柔性管設置在平臺上板和固定底座之間，但它們所起的作用相同，都是為了使受試者站在上面產生不穩定的感覺，而柔性腳墊也是平衡訓練儀器中經常使用的一種使人產生不穩定感的柔性部件，因此該權利要求不具備創造性。

申請人針對第一次審查意見通知書進行了如下陳述：對于權利要求1，申請人完全同意審查員的觀點，對于權利要求2，申請人有不同意見：對比文件1中的柔性管是設置在平臺上板下部，由于平臺上板是剛性的，人站在平臺上部會產生翹翹板效應，本發明的柔性腳墊設置在平臺上板上部，因此人直接站在柔性腳墊上，就會產生不穩定的感覺，即人體的本體感覺發生了變化，但不會發生翹翹板效應，這時候檢測到的人體重心軌跡以及由此得出的人體姿勢控制機能的生理參數與翹翹板式的動態平臺上的結果不同，該檢測結果不但能夠與剛性動態平臺所得結果相比較，而且具有獨立的臨床價值。

申請人很敏銳地指出了本發明和對比文件之間的差別在于與人體接觸的平臺平面是剛性還是柔性，剛性平臺會產生蹺蹺板效應，而柔性平臺不會產生蹺蹺板效應，因而更易于檢測本體感覺。通過申請人的意見陳述，審查員發現用對比文件1作為影響從屬權利要求2創造性的對比文件是不恰當的。

【案例3】該申請涉及一種超聲圖象定位裝置，審查員引用了兩篇對比文件評價權利要求1－2的創造性，申請人修改后將從屬權利要求2加入權利要求1中，其他未作改動，在意見陳述書中僅陳述了“本發明的圖象檢測原理與對比文件2中的不同”，但并未進一步說明有何不同。申請人對該申請的這種答復存在如下兩方面問題，最終導致了該申請被依法駁回：

（1）申請人將權利要求1、2合并成了一個權利要求，從最終形成的技術方案來看，其實際上就是將原來的從屬權利要求2上升為獨立權利要求1，而原權利要求2的技術方案即修改后的獨立權利要求1的技術方案在原第一次審查意見通知書中已經評述過，因此，如果審查員認為經申請人意見陳述后，該權利要求仍然不具備創造性，則可以按照實施細則第53條駁回該申請。

（2）在意見陳述書中只是陳述了“本申請與對比文件2是不同的”，而沒有具體說明本發明的圖像檢測原理與對比文件2中檢測原理究竟有何不同，只有論點，而缺乏論據支持，使得這樣的陳述缺乏說服力。

通過上面的案例可以看到，在前兩個案例中，代理人在意見陳述書中對其發明與對比文件的區別分別從技術方案、技術效果等方面充分論述了本發明與對比文件的差別，論述了其發明具有非顯而易見性的充分理由，這就促使了審查員對其所審查的發明和發出的“審查意見通知書”的內容進行了重新審視，審查員在經過補充檢索、進一步審查之后認為申請人對創造性的陳述是具有一定說服力的，并因而改變了最初對所審查的申請的創造性的認定。因此這樣的意見陳述將可能使得所審查的申請朝著有利于授權的方向發展。

而后一個案例則沒有論述其發明具備創造性的任何實質性內容，因此這種意見陳述對申請的前景是不利的。實際審查中我們發現這樣的情況在國內申請人提交的申請中顯得尤為突出。

三、總結

通過與代理人和發明人/申請人的各種交流我們了解到，他們在接到其提交的申請經審查認為沒有創造性的審查意見時、即使其發明中實際上存在有相對于現有技術的有益改進或解決了一定的技術問題，也常常會因他們并不知道究竟應該對創造性問題如何進行答辯或是

以為已無申訴的余地，而采取了顧左右而言他的方式，即不對審查員所提出的意見進行有針對性的答復或是只表述一下其觀點而不進行充分的說理和具有創造性的修改、從而導致了申請直接被駁回，又或者是采取消極態度、對審查員所提出的意見不予理睬即不進行答復、從而導致申請被視為撤回，使得本來有可能被授權的申請最終因答復不力或不為而被淘汰。

需要說明的是：

（1）創造性是一種社會意義上的概念，而不是一種簡單的對與錯的邏輯概念[1]。同時，創造性的評判也是一個動態的過程，審查員可能隨著案情的深入發現最初的結論與客觀情況有出入，也可能通過申請人的意見陳述發現還需要進行進一步的檢索，以找到更有力的對比文件，因此創造性的評判不是一成不變的，審查實踐中申請人有說服力的意見陳述也是促使審查員客觀公正地作出評判的一個至關重要的環節。

（2）申請人在進行意見陳述時（或改成在意見陳述書中）應當注意，在對審查員的觀點提出反駁時應當具有說服力。應通過證據（論據）進行充分的闡釋以說明其發明相對于現有技術的非顯而易見性。沒有論據支持而只是一味簡單地強調“其發明是具有創造性的”的方式對審查結論的作出并沒有任何實質性的幫助。

（3）還需要提醒的是，代理人可以對申請的一些形式缺陷、撰寫格式等進行修改，但對于涉及創造性的問題則需要發明人的參與。因為創造性的問題屬于技術層面的問題，針對創造性的答辯應圍繞技術問題展開，這需要透徹地了解其發明的技術領域、背景技術、技術方案。發明人是實際從事科研工作的人員，他們最了解發明技術方案、技術背景，最能夠準確地挖掘出其發明與對比文件之間的區別，并能根據其對所屬技術領域的了解闡釋這種區別導致的技術方案、技術效果的差異，而這些內容正是在意見陳述書中最有說服力的論據。

參考文獻：

1.國家知識產權局條法司,《新專利法詳解》,知識產權出版社，第148-150頁，2001年8月