[講座8]要求國內優先權的PCT申請進入中國國家階段存在的問題初探
引言：
隨著國內經濟的發展，國家知識產權戰略的不斷推進，作為創新的主體，企業以及個人發明人知識產
權保護意識不斷提高，大多數的企業以及個人發明人能夠運用不同的專利保護類型來保護自己的發明創
造，例如通過專利合作條約（PCT）等，筆者在下文中，將結合具體案例對發明人如何運用不同的申請類
型來保護發明創造的問題作出一些說明和初步探討。
1.相關規定和問題的提出
1.1關于國內優先權的規定：
享有本國優先權的專利申請應當滿足以下條件：
（1）只適用于發明或者實用新型專利申請；
（2）申請人就相同主題的發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請（以下簡稱中國首次申請）
后又向專利局提出專利申請（以下簡稱中國在后申請）；
（3）中國在后申請之日不得遲于中國首次申請之日起十二個月［１］。
被要求優先權的中國在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎；
（1）已經要求外國優先權或者本國優先權的，但要求過外國優先權或本國優先權而未享有優先權的
除外；
（2）已經被授予專利權的；
（3）屬于按照專利法實施細則第四十二條規定提出的分案申請［２］。
1.2PCT申請進入中國國家階段關于在先申請是在中國提出的規定：
在先申請是在中國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權。對于
在提出國際申請時，其要求優先權的在先申請的主題有專利法實施細則第三十二條第二款第（一）、（二）
和（三）項所列情形之一的，審查員應當發出視為未要求優先權通知書。由于國際申請的特殊程序，審查
員不按專利法實施細則第三十二條第三款規定對被要求優先權的在先申請作出處理；同樣，對于在國際申
請提出之后在先申請被授予專利權的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復授權的問
題；上述問題均留待后續程序中處理［３］。
案例：針對相同主題的不斷改進的發明創造，申請人進行了如下專利保護：
申請人于2010-07-9和2011-01-10分別提出一件實用新型申請（以下簡稱為S1和S2）；
申請人又于2011-05-16提出一件實用新型申請（以下簡稱為S3）；
針對上述三個實用新型專利申請，申請人于2011.7.1提出了一個PCT國際申請（以下簡稱為P1），
P1要求上述三件實用新型S1、S2和S3的優先權；
針對該PCT國際申請，申請人于2013年1月4日進入美國國家階段（以下簡稱為A1），申請人于2012
年12月3日進入中國國家階段（以及簡稱為C1）。
2.分析
針對上述案例中的A1和C1，筆者對其后續的法律程序以及存在的法律風險進行如下分析：
2.1針對A1，該申請屬于一件在中國提出的PCT國際申請進入美國國家階段，其進入美國國家階段的
日期在專利合作條約規定的國際申請進入國家階段的時間范圍內，因此，A1享有S1、S2以及S3的優先權，
其在優先權問題上不存在任何法律風險，并且，由于PCT國際檢索報告給出的檢索結果是正面的，以及根
據發明人對該技術領域的了解，其在該發明創造中所采用的技術方案在該發明創造被公開之前并未被其他
企業使用或者在相關公開出版物上有所披露。基于上述情形，筆者認為A1在美國獲得授權的可能性很大。
2.2針對C1，其在中國能夠獲得授權的前景不是很樂觀。
首先，C1喪失部分優先權。
C1屬于國際申請P1進入中國的國家階段的申請，而P1要求了S1、S2以及S3的優先權，因此，C1
也要求了S1、S2以及S3的優先權，即P1進入了中國國家階段，從而，對于C1的優先權的審查，相當于
國內優先權的審查。
即，按照國內優先權的規定來審查C1的優先權。
為了便于說明，筆者將上述案例中的在前申請的申請時間和法律狀態再次進行梳理如下：
在先申請S1申請日：2010-07-9授權公告日：2011-01-26
在先申請S2申請日：2011-01-10授權公告日：2011-09-01
在先申請S3申請日：2011-05-16授權公告日：2012-01-18
P1提交日2011-07-01
首先，考察作為C1的優先權S1是否成立，由于S1的授權公告日處于P1提交日之前，因此，按照國
內優先權的規定，C1不能夠享受S1的優先權；
第二，考察作為C1的優先權S2是否成立，表面上看S2的授權公告日（2011-09-01）處于P1提交日
（2011-07-01）之后，其優先權應該成立，但是，在實際審查過程中，審查員在判定在后申請提交時，在
先申請是否被授權，采用如下判定方法：對于在先申請是否被授權的時間不是以授權公告日為準，而是以
申請人實際辦理繳費登記日為準，即，在申請人繳費之后，認為授予專利權之法律效力生效（上述源于專
利法實施細則第五十四條之規定，申請人按期辦理登記手續的，國務院專利行政部門應當授予專利權），
而申請人針對S2辦理繳費登記日為2011-06-24，其早于P1的提交日（2011-07-01），因此，C1也不能
享有S2的優先權。
第三，考察作為C1的優先權S3是否成立，由于S3的授權公告日（2012-01-18）、以及辦登繳費日
（2011-11-03）都是晚于P1的提交日（2011-07-01）之后，因此，C1可以享有S3的優先權。
通過上述分析，我們可以看到C1只能享有S3的優先權，即，在實質審查員在審查C1的新穎性和創
造性時，判斷可以作為C1的現有技術的起始日期為2011-05-16，這樣S1成為了現有技術，S2構成了抵
觸申請，從而對C1構成很大的負面影響，有可能導致C1不能獲得授權，即使獲得授權，其保護范圍也是
相應窄很多。
3.建議
針對上述案例實際申請的過程以及考慮申請人的從事研發的過程，可能大多數國內的企業都有相似的
經歷，首先，企業研發人員有了創新的成果，企業急于將該成果獲得保護，因此，申請人采用了實用新型
的保護方式，該方式的好處在于，審查程序較發明專利簡單，可以在較短的時間內獲得專利權，當然，也
有不利之處，例如，保護時間短、專利權不穩定。隨著企業產品上市所帶來的市場價值的體現，以及企業
產品進入國際市場的客觀需要，客觀上，企業對上述創新成果的保護又有了更高的要求，大多數企業又以
上述實用新型為優先權，提出了PCT申請，然而，在該PCT申請進入中國國家階段尋求以發明專利的形式
獲得保護時，就面對上述案例所面對的法律風險，即，可能難以在中國國內獲得發明專利的保護或者即使
獲得保護，其保護范圍相對窄得多。
針對上述問題，筆者給出如下建議：
1.申請人如果希望將在先提交的實用新型專利申請轉換成發明專利申請，其可以提交一件新的發明專
利申請，要求在前提交的實用新型專利申請的國內優先權，從而，在實用新型未被授予專利權時，將該實
用新型專利申請轉變為發明專利申請。之所以沒有同時提交發明和實用新型專利申請，主要是從成本的角
度出發，再者，根據包含該創新成果的產品的市場情況等因素來考慮。對于創新較活躍，申請量較大的企
業來講，上述做法可以節約成本，但對于企業的知識產權管理水平提出更高的要求。
2.申請人可以直接提交一件PCT國際申請，而不是提交一件實用新型申請。
筆者更傾向于第二種做法。首先，采用第二種做法，申請人可以根據國際檢索報告的結果，對自己所
提出的專利申請的相關技術領域的專利布局的狀況有全面的認識，正確評估自己的專利申請如果以發明專
利申請的類型進入中國國家階段可以被授予專利權的可能性，即，新穎性和創造性是否具備。這樣，申請
人可以根據實際的檢索結果來決定采用何種保護的形式，恰當的保護自己的發明創造。
再一方面，如上文案例所分析的，如果申請人首先遞交的是一件實用新型的申請，那么，在后續的法
律程序中，很大程度，申請人所采取的策略受制于該實用新型的法律狀態，即，該實用新型是否被授予專
利權，然而，申請人又不能掌控使該實用新型處于何種法律狀態，因此，對于申請人來講，該實用新型的
法律狀態處于一種不可控的狀態，使其后續的保護策略處于不可控的狀態。
再一方面，從時間上來講，如果首先提交的是PCT的申請，申請人亦可以較早的獲得PCT的檢索結果，
從而，根據PCT申請的檢索結果，為其決策是否在國外進行專利申請，提供參考依據。
上述觀點僅是個人看法，不當之處，希望業內同行專家不吝賜教和指正。
參考文獻：
［１］參見《專利審查指南（2010版）》第二部分第三章第4.2.1節。
［２］出處同1。
［３］參見《專利審查指南（2010版）》第三部分第一章第5.2.6節。
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